ВАС рассмотрел дело о доначислении лицензионных платежей за период, в котором право собственности на промышленный образец еще не перешло к стороне договора.

При заключении лицензионного договора жизненно важно привести его в соответствие с требованиями гражданского и патентного законодательства. Пренебрежение деталями оформления сделки может иметь следствием значительные финансовые потери, в чем в полной мере смогло убедиться ООО в процессе судебного разбирательства в ВАС (Постановление №7552/10 от 9.11.2010) по делу о предоставлении исключительной лицензии на использование промышленного образца.

Патентный закон требует обязательной регистрации лицензионного договора между владельцем патента (лицензиаром) и приобретателем права на использование промышленного образца (лицензиатом) в курирующем вопросы интеллектуальной собственности органе исполнительной власти федерального уровня.

В том случае, когда лицензиат приступил к использованию промышленного образца до госрегистрации лицензионного договора, его действие распространяется на период до момента его подписания. Подобное правило следует из положений гражданского законодательства и реализуемо оно только в случае соблюдения юридических формальностей.

Фатальным для лицензиара, чьи требования были в итоге отклонены судом, стало распространение обратной силы договора на период, когда лицензиар еще не вступил в права собственности на образец.

Лицензионный договор был подписан 1 марта 2005 года. Зарегистрирован в Роспатенте - 20 сентября 2006 года. Между тем право на промышленный образец перешло к лицензиару по договору об уступке лишь 16 марта 2005 года. Факт замены правообладателя был отражен в госреестре промышленных образцов 14 июня 2005 года.

Лицензиат использовал полученный образец в своей производственной деятельности в апреле 2005 года - мае 2007 года, перечислив лицензионные платежи за названный период в полном объеме.

По мнению лицензиара, отсчет начала использования образца следовало вести не с апреля 2005 года, а с первых дней марта - то есть с даты заключения договора. Свою точку зрения лицензиар решил отстоять в судебном порядке. В поданном в суд первой инстанции иске значилась спорная сумма в 5 миллионов рублей.

Однако ВАС счел требования лицензиара необоснованными.

Во-первых, до 16 марта 2005 года лицензионное вознаграждение не могло быть присуждено по причине отсутствия у лицензиара права собственности на промышленный образец.

Во-вторых, текст договора не предусматривал распространение его действия на время, пришедшееся между моментами получения права на патент и его регистрацией в Роспатенте.

В-третьих, лицензиар допускал просрочки в уплате патентной пошлины, что привело к аннулированию действия патента осенью 2006 года (патент был восстановлен лишь в январе 2008 года). А в случае приостановки права на промышленный образец, действие лицензионного договора также прерывается.

Лицензиар не смог доказать факт наличия задолженности по лицензионным платежам. В удовлетворении исковых требований лицензиара было отказано.